Was muss ich bei Eintragungshindernissen im Markenrecht beachten?

Falls das Thema für dich neu sein sollte, empfehlen wir dir, unsere vorherigen Artikel „Was sollte ich beim Aufbau einer Marke beachten“ und „Wie kann ich mittels Markeneintragungsverfahren meine Marke anmelden“ zu lesen, die dir eine grobe Übersicht und damit einen schnellen Einstieg in das Markenrecht vermitteln sollen.

1. Prüfung auf Eintragungshindernisse

Wie du in unseren vorherigen Artikeln erfahren hast (oder sogar schon weißt), prüft das Amt, bei dem du deine Marke zur Eintragung anmelden möchtest (z.B. das DPMA oder das EUIPO) deine Markenanmeldung auf das Vorliegen von Eintragungshindernissen (unter anderem auf sog. absolute Schutzhindernisse). Eintragungshindernisse im Allgemeinen und absolute Schutzhindernisse im Speziellen wurden deshalb (europaweit) kodifiziert, weil man z.B. verhindern möchte, dass Marken für Begriffe in das Register eingetragen werden, deren Verwendung für alle offenstehen soll. Welche Eintragungshindernisse im Einzelnen existieren, erfährst du, wenn du weiterliest.

2. Eintragungshindernisse

a) Markenfähigkeit („abstrakte Unterscheidungseignung“)

Die sog. abstrakte Unterscheidungseignung (§ 3 (1) MarkenG) ist die erste Hürde, die ein Zeichen überwinden muss, bevor die Prüfung auf die konkreten absoluten Schutzhindernisse beginnen kann. Hat ein Zeichen keine abstrakte Unterscheidungseignung, ist es nicht markenfähig und kann deswegen nicht in das Markenregister eingetragen werden.

Merke: Die abstrakte Unterscheidungseignung ist die Eignung eines Zeichens, Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und zwar unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (sog. „Herkunftsfunktion“).

Da schon einzelne Buchstaben das Hindernis der abstrakten Unterscheidungseignung überwinden, d.h. schon eine Herkunftsfunktion aufweisen können, greift dieses Eintragungshindernis in der Regel nur bei ganz basalen Zeichen, z.B. einem Punkt (.) oder einem Komma (,). Hier nimmt man an, dass ein Punkt oder ein Komma, wenn sie ohne jegliche grafische Ausgestaltung als Wortmarkenanmeldung eingereicht werden, ganz unabhängig vom jeweiligen Produkt- oder Dienstleistungssektor nicht markenfähig sind.

b) Bedingtheit durch die Art der Ware, technische Wirkung oder Verleihen eines wesentlichen Werts (bei Warenformzeichen)

Die zweite Hürde, die Warenformzeichen (nur dreidimensionale Darstellungen), die als Marke angemeldet wurden, zu überwinden haben, besteht aus den Eintragungshindernissen des § 3 (2) MarkenG. Das dreidimensionale Zeichen darf nicht aus Formen oder charakteristischen Merkmalen bestehen, die

• durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
• zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
• die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

So abstrakt betrachtet fällt es schwer, zu bewerten, ob ein dreidimensionales Zeichen von diesen Eintragungshindernissen erfasst wird, oder nicht – daher im Folgenden ein paar Beispiele:

Beispiele: Durch die Art der Ware bedingt

Bildquelle: Björn Wylezich - stock.adobe.com

Liegt bei dieser Schokolade das Hindernis vor? Nein. Die quadratische Form der Tafelschokoladenverpackung ist nicht durch die Art der Ware (Schokolade) bedingt, z.B. weil sie keine Gebrauchseigenschaften aufweist, die den gattungstypischen Funktionen der Ware innewohnen (s. BGH – Quadratische Tafelschokoladenverpackung).

Bildquelle: Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com

Liegt bei einem Gabelstapler das Hindernis vor? Nein. Die Form des Gabelstaplers ist nicht durch die Art der Ware bedingt, da der Gabelstapler einen abgerundeten Fahrerkabinenrahmen, durchweg abgerundete Kantenlinien und ein rundlich ausgeprägtes Heck hat (s. BGH – Gabelstapler II).

Würde man hingegen die Abbildung einer handelsüblichen Schraube als Marke anmelden, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein solcher Einwand vom DPMA erhoben wird.

Beispiele: Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich

Bildquelle: Gus Andi - stock.adobe.com

Liegt bei einem Legostein ein Hindernis vor? Ja. Das Eintragungshindernis liegt vor, denn alle Merkmale der Warenform sind allein der technischen Wirkung (Zusammenstecken der Bausteine) zuzuschreiben (s. BGH – Legostein).

Bildquelle: Kritzolina, Hustenbonbons 05, CC BY-SA 4.0

Liegt bei diesem Bonbon ein Hindernis vor? Nein. Es ist nicht hinreichend klar, ob eine feste Verbindung des Fähnchens mit der Verpackung in Wicklerform besteht oder ob dieses nur lose hineingesteckt ist und damit keine technische Wirkung hat (s. BPatG – Bonbonverpackung mit Fähnchen).

Beispiele: Wesentlicher Wert für die Ware

Bildquelle: panya7 - stock.adobe.com

Liegt bei der Praline ein Hindernis vor? Nein. Der Praline wird nicht durch die Form (die mit der Marke geschützt war) ein wesentlicher Wert verliehen – diese dient lediglich einem ästhetisch-haptischem Empfinden – sondern durch den Geschmack (s. BGH – ROCHER-Kugel).

Bildquelle: Ante Vranković, Don't Litter Vase by Tapio Wirkkala for Rosenthal, CC BY-SA 4.0

Liegt bei diesem Kunstwerk ein Hindernis vor? Ja. Bei Kunstwerken, die der Verkehr ausschließlich nach ihrem ästhetischen und künstlerischen Gehalt wertet, ist die eigentümliche Formgebung dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn nach der Verkehrsauffassung das Kunstwerk erst durch diese Formgebung entsteht und die handelbare Ware selbst darstellt (s. BGH – Rosenthal-Vase).

c) Absolute Schutzhindernisse

Die dritte Hürde müssen, anders als die vorherig beschriebene, wiederum alle Zeichen, die als Marke angemeldet werden, überwinden, um auch als Marke eingetragen zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Wort-, ein Wortbild-, ein dreidimensionales, ein Klang-, ein Hologramm- oder ein Duftzeichen handelt – kein Zeichen soll entgegen einem absoluten Schutzhindernis nach § 8 (2) MarkenG eingetragen werden, um den Wettbewerb nicht mit ungerechtfertigten Ausschließlichkeitsrechten zu belasten.

Im Weiteren folgen wieder Beispiele für jedes absolute Schutzhindernis:

Unterscheidungskraft

Wie die Profis unter den Lesern schon wissen (und auch aus unseren vorherigen Artikel hervorgeht), muss ein Zeichen unterscheidungskräftig sein, damit es als Marke eingetragen werden kann (§8 (2) Nr. 1 MarkenG). Das bedeutet, dass es für die konkreten Waren- und Dienstleistungen (also nicht abstrakt, so wie beim Eintragungshindernis nach § 3 (2) MarkenG) die Eignung haben muss, für spezielle Produkte oder Dienstleistungen auf ein bestimmtes dahinterstehendes Unternehmen hinzuweisen. Allgemein gilt hier der Grundsatz, dass Werbeaussprüche, Schlagworte oder Bezeichnungen, die in der Werbung Gang und Gäbe sind oder gar technische Typenbezeichnungen nicht unterscheidungskräftig sind (z.B. der reine Begriff „Schraube24“ für einen Online-Schraubenhandel, denn „24“ ist ein marktüblicher Hinweis auf 24-stündige Verfügbarkeit und „Schraube“ weist darauf hin, was verkauft werden soll).

„Freihaltebedürfnis“

Damit eine Marke eingetragen werden kann, darf für das einzutragende Zeichen darüber hinaus auch kein sog. „Freihaltebedürfnis“ bestehen. Dieser Begriff taucht im Markengesetz nicht auf, das Freihaltebedürfnis wird in § 8 (2) Nr. 2 MarkenG vielmehr dadurch zum Ausdruck gebracht, dass – vereinfacht ausgedrückt – kein Zeichen eingetragen werden kann, das für die Waren und Dienstleistungen, für die es geschützt werden soll, beschreibend ist. Ziel dieser gesetzlichen Regelung ist es, dem Wettbewerb solche beschreibenden Angaben für die eigene Verwendung freizuhalten.

Üblich gewordene Bezeichnungen

Auch Zeichen, die üblich geworden sind (sog. „Gattungsbezeichnungen“), um bestimmte Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen, können nach § 8 (2) Nr. 3 MarkenG von vornherein nicht als Marke eingetragen werden. Dabei sind auch diejenigen Bezeichnungen gemeint, die nicht erst üblich werden mussten, sondern es schon immer waren.

Gefährlich kann diese „Üblichwerdung“ auch für sehr bekannte Marken sein, die sich im Laufe der Zeit als Gattungsbezeichnung für eine spezielle Produkt- oder Dienstleistungsgruppe entwickelt haben. Marken, die bereits eingetragen sind, sich nach ihrer Eintragung aber zur Gattungsbezeichnung entwickelt haben, können aufgrund Verfalls gelöscht werden (§ 49 (2) Nr. 1 MarkenG).

Nachfolgend wieder ein paar Beispiele:

Möglicherweise sind auch Marken wie „Webinar“, „Google“, „Lego“, „Maggi“, „Jeep“, „Tempo“, „Zewa“, „Tesa“, „Kaba“, „Flip-Flops“, „Post-Its“ und weitere bekannte Marken gefährdet, einer zu starken Verwässerung zu unterliegen und damit zu einer Gattungsbezeichnung für Produkte aus dem entsprechenden Produktbereich zu werden. Die Markeninhaber können einer solchen Verwässerung aber entgegenwirken, indem sie Schritte gegen eine sog. „generische Verselbständigung“ unternehmen (bspw. indem sie bestimmte Arten der Benutzung untersagen).

Das absolute Schutzhindernis der üblich gewordenen Bezeichnung nach § 8 (2) Nr. 3 MarkenG wird seit einer EuGH-Entscheidung im Jahre 2001 (EuGH GRUR 2001, 1148 BRAVO) aber kaum noch angeführt, da für dieses seither eine sog. „Verkehrsüblichkeit“ vorliegen muss, die nur schwer nachzuweisen ist. Stattdessen wird in derlei Fällen häufig auf das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft zurückgegriffen (§ 8 (2) Nr. 1 MarkenG).

Täuschungsgefahr

Zeichen, die die angesprochene Zielgruppe über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der mit der Marke vertriebenen Produkte oder Dienstleistungen täuschen können, können nach § 8 (2) Nr. 4 MarkenG ebenfalls nicht als Marke eingetragen werden. Beispiele für Zeichen, bei denen hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen eine Täuschungsgefahr erkannt wurde, sind:

Sittenwidrigkeit

Dieses absolute Schutzhindernis ist zwar aufgrund unserer modernen Gesellschaft deutlich weniger relevant als früher, es gibt aber trotzdem immer wieder als Marke angemeldete Zeichen, die nicht eintragbar sind, weil sie gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten nach § 8 (2) Nr. 5 MarkenG verstoßen. Als unter dieses absolute Schutzhindernis fallend werden regelmäßig Zeichen angesehen, die religiös oder politisch anstößig sind oder eine grobe Geschmackslosigkeit darstellen. Beispiele hierfür sind:

Staatswappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen

Weiterhin sollte bei einer Markenanmeldung beachtet werden, dass das Zeichen, für das man eine Marke erhalten möchte, keine Staatswappen, Staatsflaggen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen, oder Wappen oder Flaggen zwischenstaatlicher Organisationen enthält. Denn solche Zeichen sind nach § 8 (2) Nr. 6 bis 8 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Auch Nachahmungen dieser Zeichen können nicht eingetragen werden (§ 8 (4) MarkenG).

Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine, traditionelle Spezialitäten, geschützte Sortenbezeichnungen

Ebenfalls als Marke nicht eintragbar sind nach § 8 (2) Nr. 9 bis 12 MarkenG Zeichen, die

• Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, die
• dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine oder von traditionellen Spezialitäten dienen, oder die
• aus einer geschützten Sortenbezeichnung bestehen.

Welche Bezeichnungen zu den oben genannten geschützten Bezeichnungen gehören, ist nicht immer leicht herauszufinden. Falls du dir unsicher bist, ob das Zeichen, das du dir erdacht hast, einem der oben genannten absoluten Schutzhindernisse unterliegt, solltest du dir rechtlichen Rat bei einem Rechts- oder Patentanwalt einholen.

Beispiele für Zeichen, die aufgrund dieser absoluten Schutzhindernisse nicht eingetragen wurden, findest du nachfolgend:

Absolutes Schutzhindernis wegen „Sonstiger Vorschriften“

Auch dann, wenn ein Zeichen sich zu sehr an ein durch eine andere Vorschrift geschütztes Zeichen anlehnt, kann ein absolutes Schutzhindernis vorliegen. Beispiele für solche Vorschriften sind die deutsche „Butterverordnung“ (ButterV), das Olympiaschutzgesetz (OlympiaSchG) oder die Solingenverordnung (SolingenV).

Fazit: Eintragungshindernisse im Markenrecht

Es gibt eine Menge Fallstricke, die es im Markenrecht zu beachten gilt, wenn man eine Marke anmelden möchte. Solltest du dir wegen deines Zeichens unsicher sein, ob ihm ein absolutes Schutzhindernis entgegensteht, kann dir ein Patentanwalt oder ein auf markenrechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt mit Rat und Tat zur Seite stehen und eine fundierte Einschätzung darüber abgeben, mit welchen Erfolgsaussichten du eine Marke für dein Zeichen erhalten kannst.

In jedem Fall ist es ratsam, sich bei der Konzeptionierung eines Logos, eines Slogans, einer Unternehmensbezeichnung o.ä. nicht nur über den Look und den gesprochenen Klang Gedanken zu machen, sondern auch über die Probleme, die bei einer Markenanmeldung auftreten können.

Falls eine Marke also ohnehin ein Thema für dich ist, solltest du schon früh einen Anwalt ins Vertrauen ziehen, bestenfalls bevor viel Geld in das Design gesteckt wurde. Denn es ist besonders ärgerlich, wenn du und/oder dein Designer ein Zeichen geschaffen habt, das zwar schön ist und/oder klingt und auch einen Wiedererkennungswert hat, das aber markenrechtlich nicht geschützt und damit auch von Wettbewerbern nachgeahmt werden kann.

Häufige Fragen (FAQ) zu Eintragungshindernisse im Markenrecht

Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, ist Ostertag und Partner Patentanwälte mbB dein erster Ansprechpartner. Die Patentanwaltssozietät mit Sitz in Stuttgart bietet mit ihren fachlich und rechtlich breit aufgestellten Patentanwälten Rechtsberatungen rund um gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen erhältst du auf ostertag-ip.de