Gründer FAQ: Weshalb du deine Marke ernsthaft zur Kennzeichnung deiner Waren und Produkte nutzen solltest

Benutzungszwang: Müssen Gründer ihre Marke benutzen?

Es ist immer wieder davon zu lesen, dass es für Markeninhaber einen Benutzungszwang gibt. Aber was bedeutet das eigentlich für den Markeninhaber – aber auch für Dritte, die sich an einer eingetragenen Marke stören? Alle Informationen dazu findest du in diesem Gründer FAQ zum Thema Benutzungszwang im Markenrecht!

Was heißt Benutzungszwang und warum muss das sein?

Benutzungszwang bedeutet ganz allgemein, dass der Inhaber seine Marke nur dann gegenüber Dritten durchsetzen kann, wenn er sie geschäftlich benutzt.

Dieses Erfordernis gibt es in allen Rechtsordnungen, auch wenn die Einzelheiten teilweise unterschiedlich geregelt sind – dazu später mehr. Schon früh haben die Gesetzgeber erkannt, dass man einen Benutzungszwang braucht. Denn könnte man Marken auch ohne Benutzungszwang durchsetzen, würden sich viele Unternehmen und Privatpersonen unzählige Marken ohne jegliche Benutzungsabsicht eintragen lassen und Dritte dann mit Ansprüchen aus den eingetragenen Marken überziehen. Das ist nicht gewollt. Den Schutz für eine Marke erhält der Inhaber nämlich nicht als Belohnung für eine mehr oder weniger originelle Markenkreation, sondern um seine Marketingleistung zu schützen  – und die erfordert nun mal die Benutzung der Marke.

Da sich Marken – anders als Patente – beliebig oft verlängern lassen, wären zudem die Markenregister bald mit einer Unzahl von Marken „verstopft“. Es würde dann immer schwieriger für Dritte, überhaupt Marken anzumelden, die so oder in ähnlicher Weise nicht schon von anderen eingetragen wurden.

Wie kommt ein Markeninhaber dem Benutzungszwang nach?

Grundsätzlich ist eine Marke vom Inhaber so zu benutzen, wie sie eingetragen wurde. Da man Marken immer nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen einträgt, bedeutet das zunächst einmal, dass die Marke auch genau für diese Waren und Dienstleistungen zu benutzen ist. Wer sich also eine Marke für „Schuhe“ hat eintragen lassen, muss sie auch für Schuhe benutzen. Wird die Marke hingegen nur für Regenschirme benutzt, ist die Marke vom Grundsatz her nicht durchsetzbar.

Außerdem ist die Marke in der angemeldeten Form zu benutzen. Kleinere Abweichungen sind in vielen Ländern zulässig, aber hier wird es schnell kompliziert und der Gang zum Anwalt unausweichlich.

Die beiden oben wiedergegebenen EU-Bildmarken (links die eingetragene Form, rechts die benutzte Form) wurden z.B. als so unterschiedlich angesehen, dass eine rechtserhaltende Benutzung verneint wurde.

Gibt es Ausnahmen vom Benutzungszwang?

Eine wirkliche Ausnahme vom Benutzungszwang gibt es nach unserer Kenntnis nicht. In vielen Rechtsordnungen – und so auch in der EU – ist es aber so, dass der Markeninhaber für einen gewissen Zeitraum nach Eintragung der Marke die Benutzung nicht nachweisen muss, wenn er Rechte aus der Marke geltend machen möchte. Dieser Zeitraum wird häufig als „Benutzungsschonfrist“ bezeichnet und beträgt in der EU fünf Jahre.

Hier gibt es aber immer wieder Missverständnisse: die Benutzungsschonfrist bedeutet nämlich nicht, dass der Inhaber die Marke in den ersten fünf Jahren nicht benutzen muss. Er ist lediglich davon befreit, die Benutzung nachzuweisen, was nicht das Gleiche ist. Denn wenn der Inhaber z.B. am Tag nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist die Marke durchsetzen möchte, muss er nachweisen, dass er die Marke innerhalb der Benutzungsschonfrist benutzt hat (!).

Wie kann der Inhaber die Benutzung nachweisen?

Wenn man seine Marke durchsetzen möchte, sollte man ohnehin besser einen Anwalt aufsuchen. Der wird den Inhaber auch darüber aufklären, auf welche Weise man den Nachweis der Benutzung erbringen kann. In der EU und auch in einigen anderen Ländern muss der Markeninhaber nachweisen, dass er die Marke benutzt

  • vom Markeninhaber selbst oder von einem Lizenznehmer,
  • in der eingetragenen Form,
  • für die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen,
  • im betreffenden Land,
  • in ernsthaftem Umfang und
  • im maßgeblichem Zeitraum.

Als Nachweise kann man z.B. Fotografien, Rechnungen, Kataloge, Internetauftritte oder eidesstattliche Versicherungen vorlegen. Die Einzelheiten hängen aber vom jeweiligen Land ab.

Was bedeutet „ernsthafte Benutzung“?

Eine Marke gilt nur dann als rechtserhaltend benutzt, wenn die Benutzung ernsthaft war. Dies grenzt die Benutzung von einer sog. Scheinbenutzung ab, die nur zu dem Zweck vorgenommen wurde, den Markenschutz nicht zu verlieren. Wann eine Scheinbenutzung vorliegt, hängt vom Einzelfall ab. Der Verkauf von drei Luxussportwagen in einem Zeitraum von mehreren Jahren ist keine Scheinbenutzung, der Verkauf von drei preisgünstigen Kugelschreibern hingegen schon.

Wer die Marke nicht wirklich nur zum Schein benutzt, sollte mit dem Erfordernis der ernsthaften Benutzung kein Problem bekommen.

Muss ich von mir aus die Benutzung nachweisen?

In der EU muss die Benutzung erst dann nachgewiesen werden, wenn man Rechte aus der Marke geltend macht (z.B. in einem Widerspruchsverfahren, um gegen die Eintragung einer später angemeldeten Marke vorzugehen) und der Angegriffene die Benutzung bestreitet, was regelmäßig der Fall sein wird. Außerdem muss man die Benutzung nachweisen, wenn die eigene Marke wegen Nichtbenutzung angegriffen wurde; das kommt aber seltener vor.

Im Ausland sind die Regelungen insoweit teilweise ganz anders. In einigen Ländern wie z.B. den USA muss der Markeninhaber von sich in regelmäßigen Abständen die Benutzung nachweisen, damit der Schutz erhalten bleibt. Unterbleibt der Nachweis, wird die Marke von Amts wegen gelöscht.

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Was bedeutet der Benutzungszwang für Dritte?

So lästig der Benutzungszwang für den Markeninhaber sein kann – für Dritte bietet er manchmal eine Chance, eine favorisierte, aber bereits für einen anderen eingetragene Marke doch noch nutzen zu können. Denn stellt man z.B. fest, dass eine deutsche Marke überhaupt nicht mehr benutzt wird und außerdem die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist, so ist die Marke nicht mehr durchsetzbar (man spricht hier von „verfallsreif“) mit der Folge, dass man das Zeichen frei benutzen und auch selbst als Marke anmelden kann. In diesem Fall empfiehlt es sich allerdings, die ältere Marke wegen Verfalls anzugreifen. Denn wenn es doch eine Benutzung in kleinem Umfang gab, die bei eigenen Recherchen übersehen wurde, kann später der Ärger groß sein.

Häufige Fragen (FAQ) zu Benutzungszwang im Markenrecht

Was meint Benutzungszwang im Markenrecht?

Benutzungszwang bedeutet ganz allgemein, dass der Inhaber seine Marke nur dann gegenüber Dritten durchsetzen kann, wenn er sie geschäftlich benutzt.

Gibt es Ausnahmen vom Benutzungszwang?

Eine wirkliche Ausnahme vom Benutzungszwang gibt es nach unserer Kenntnis nicht. In vielen Rechtsordnungen – und so auch in der EU – ist es aber so, dass der Markeninhaber für einen gewissen Zeitraum nach Eintragung der Marke die Benutzung nicht nachweisen muss, wenn er Rechte aus der Marke geltend machen möchte.

Wann muss man die Benutzung einer Marke nachweisen?

In der EU muss die Benutzung erst dann nachgewiesen werden, wenn man Rechte aus der Marke geltend macht und der Angegriffene die Benutzung bestreitet, was regelmäßig der Fall sein wird.

Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, ist Ostertag und Partner Patentanwälte mbB dein erster Ansprechpartner. Die Patentanwaltssozietät mit Sitz in Stuttgart bietet mit ihren fachlich und rechtlich breit aufgestellten Patentanwälten Rechtsberatungen rund um gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen erhältst du auf ostertag-ip.de

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Über den Autor

Autorenprofil: Gernot Schwanhäußer

Gernot Schwanhäußer

Gernot Schwanhäußer studierte Physik an der RWTH Aachen und dem Imperial College, London. In seiner Diplomarbeit befasste er sich mit Halbleiterlasern und der Patentierbarkeit von Software.
Zwischen 1996 und 1999 war er Patentreferent bei Alcatel SEL AG. Seine Zulassung zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt erhielt er im Jahr 1999. Nach seiner Ausbildung zum Patentanwalt in der Stuttgarter Kanzlei Witte, Weller & Partner erwarb er die Zulassung zur Patentanwaltschaft. Danach kam er zu der Kanzlei Ostertag & Partner und ist dort seit 2004 Partner.

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